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Articoli e note

 

GIORGIO FREGNI
(Avvocato)

Brevi considerazioni sul cybersquatting

(nota a commento all'ordinanza del Tribunale di Modena dell'1/8/2000*,
in materia di domain names)

horizontal rule

1. L’ordinanza 1/8/2000 del Tribunale di Modena - Giudice dr. Michele Cifarelli - va ad aggiungersi alle non numerose pronunzie sinora intervenute in tema di domain names.

Il Tribunale di Modena dissente dichiaratamente dalla tesi recentemente espressa dal Tribunale di Firenze (ordinanza 29 giugno 2000, in Altalex.it con nota di A. Buralli), secondo cui il DNS costituirebbe semplicemente l’indirizzo del computer collegato alla rete e conferma, invece, l’applicabilità della normativa in materia di concorrenza sleale e segni distintivi, affermando espressamente che: <<l’utilizzo di un identico domain name da parte del concorrente va, con tutta probabilità, considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente>>.

Il caso esaminato dal Tribunale di Modena è ricco di sfaccettature; conviene pertanto ricostruire brevemente il fatto.

La Società ricorrente, Data Service S.r.l., svolge attività di produzione, sviluppo e compravendita di software applicativo per elaboratori elettronici nonché attività di Internet Service Provider (essa affitta cioè, presso i gestori di servizi di telecomunicazione, più linee dedicate ad Internet offrendole a sua volta, dietro corrispettivo, ai singoli utenti finali).

Nel ricorso introduttivo, la ricorrente Data Service S.r.l. afferma di avere acquisito, in questi anni, una ottima notorietà e di registrare, sul suo sito Internet (modenaonline.com), migliaia di accessi l’anno.

La Società Data Service S.r.l. è inoltre titolare del marchio di impresa MODENA ON LINE, registrato nel 1996, ed utilizza tale segno distintivo anche come domain name ("modenaonline.com").

La ricorrente, intendendo fornire i propri servizi (anche) su Internet, ha quindi registrato un domain name coincidente con il proprio marchio, in quanto più facilmente memorizzabile da parte dell’utente.

Conviene a questo punto rammentare che, come si segnala correttamente anche nell’ordinanza qui in esame, il dominio (domain name) risulta formato da un cosiddetto top level domain (TLD), come per esempio ".it", ".com" o ".org" etc., e da un cosiddetto second level domain (SLD), posto immediatamente a sinistra del TLD, che consiste in un nome o in una espressione liberamente scelta dalla parte interessata all’assegnazione del dominio. (In proposito si veda Alessia Ambrosini, La tutela del nome di dominio, Napoli, 2000, pag. 25).

Intendendo registrare anche il dominio "modenaonline.it", la Società ricorrente si è avveduta che esso era già stato registrato dalla Società concorrente <<Ascom Servizi Modena Soc. Coop. a r.l.>> presso la Registration Authority italiana.

La ricorrente ha, quindi, proposto ricorso al Tribunale di Modena chiedendo, in via cautelare, al Giudice adito di ordinare alla Società convenuta (Ascom) di non utilizzare quale domain name "modenaonline.it".

 

2. Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Modena ha dichiaratamente ritenuto esistente il fumus della pretesa, ma ha respinto il ricorso per l’asserito difetto del periculum in mora.

Quanto al fumus, dopo avere riconosciuto la validità del marchio registrato dalla ricorrente e la stretta concorrenzialità fra le due imprese in causa, il Giudice si è posto espressamente il problema (testualmente) <<della catalogazione del DNS nell’ambito della normativa qui in considerazione: il che significa chiedersi se esso costituisca in qualche modo un segno distintivo (assimilabile ad un marchio di fatto, ad una ditta di fatto, ad una insegna, o individuabile come segno atipico), in quanto tale soggetto all’altrui aggressione per violazione della privativa, ovvero costituisca qualcosa d’altro, estraneo all’applicazione della disciplina qui in considerazione>>.

In proposito, il Tribunale di Modena ha espressamente ricordato <<quella teoria che individua nel DNS semplicemente l’indirizzo del computer collegato alla rete (... pronuncia del Tribunale di Firenze - ord. 29 giugno 2000 - in Guida al Diritto n° 28/00...)>>, affermando di non condividerla <<per la semplice considerazione che l’elemento qualificante del DNS - ovvero il second level domain - viene ad essere arbitrariamente stabilito dall'utente ed ha quindi ben poco in comune con l’indirizzo, che certo non è oggetto di scelta>>.

Su questo punto, il Tribunale di Modena pare avere recepito le riflessioni espresse in dottrina (Mario Barbuto, commento alla ordinanza 29/6/2000 del Tribunale di Firenze pubblicato su Guida al Diritto n. 28 del 29/7/2000; cfr., in particolare, pag. 51), secondo cui: <<Il domain name dell’agenzia A&A (in quel caso, convenuta, N.d.R.) non è... un indirizzo "imposto", al pari di un indirizzo civico (come tale immutabile se non spostando fisicamente la sede), bensì un indirizzo liberamente (e "capricciosamente") creato, sia pure con le prescrizioni relative alla sua struttura tecnica, quindi liberamente mutabile, senza necessità del cambiamento di sede>>. (Un altro commento alla ordinanza 29/6/2000 del Tribunale di Firenze si può leggere in www.interlex.com/regole/amonti38.htm).

Si tratta, anche a mio avviso, di considerazioni pienamente condivisibili.

La tesi del Tribunale di Firenze avrebbe un senso se l’indirizzo Internet fosse costituito solamente da numeri, privi di per sé di una rilevante valenza identificativa, ma nel momento in cui l’indirizzo Internet, come "risultato finale", viene scelto liberamente ed espresso in parole di senso compiuto, come in effetti accade, allora esso viene certamente ad assumere una valenza identificativa (sia pure necessariamente solo denominativa) e quindi distintiva.

In proposito è già stato evidenziato che, date le potenzialità commerciali di Internet, il domain name ha assunto un ruolo importante quale elemento indicativo dell’impresa che lo utilizza, di guisa che è divenuto un nuovo segno distintivo aziendale e, come tale, la sua registrazione ed il suo uso non possono certamente prescindere dall’applicabilità delle norme che disciplinano i rapporti tra i segni distintivi ed, in particolare, dalla necessità di non pregiudicare i diritti esclusivi di coloro che siano titolari, in funzione di marchio o di altro segno distintivo, di un segno incompatibile, per confondibilità, con il domain name registrato da terzi.

Nelle pur scarse pronunce italiane edite, si può rilevare la costante tendenza di riconoscere al domain name funzione distintiva e capacità identificatrice e, in funzione di questo presupposto, di assoggettare tale nuovo segno alla disciplina della concorrenza sleale e della contraffazione di marchio o di altro segno distintivo tipico. Si vedano, ad esempio, Tribunale di Viterbo, ordinanza 24/1/2000, in Gius, n. 7/2000, pag. 808; Tribunale di Genova, ordinanza 15/2/2000, in Gius, n. 8/2000, pag. 927, ed ivi ulteriori richiami; Pretura di Valdagno, ordinanza 27/5/1998, in Archivio civile, 1999, pag. 608; Tribunale di Vicenza, ordinanza 6/7/1998, in Giur. it., 1998, I, 1, 2342; Tribunale di Roma, ordinanza 2/8/1997, in Archivio civile, 1998, pag. 952; Tribunale di Macerata, ordinanza 2712/1998, in Dir. Industriale, n. 1/1999, pag. 35.

Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Modena recepisce questo orientamento ed afferma espressamente che: <<In realtà, non può seriamente dubitarsi dell’appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri>>.

Ed aggiunge: <<Che poi, esso debba ricondursi ad una piuttosto che ad altra categoria di segni, al fine che qui occupa, poco importa (questo giudice, sia detto per inciso, propende per l’assimilazione all’insegna perché svolge l’identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l’imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e l’individuazione rispetto ai concorrenti), poiché così classificato, comunque il domain name non si sottrae al rispetto delle regole dettate in materia di marchio e di concorrenza, in virtù del principio di unicità dei segni distintivi>>.

In ordine all’inciso appena riportato, si può segnalare che anche secondo il Tribunale di Milano il domain name è assimilabile all’insegna, poiché il sito configura il luogo virtuale dove l’imprenditore contatta il cliente per la conclusione di contratti.

Il Tribunale di Modena osserva poi, al punto 4) dell’ordinanza in esame, che: <<come già affermato in giurisprudenza (cfr. Trib. Milano, ord. 3 giugno 1997) nell’ambito del giudizio di contraffazione, al TLD (nella specie:.it) non va attribuita alcuna valenza distintiva del segno: il raffronto, pertanto, va limitato al second level domain prescelto dalla resistente modenaonline, che risulta identico alla parte denominativa del marchio complesso della ricorrente>>.

Tale affermazione è sicuramente fondata.

In effetti, non si può sostenere l’idoneità distintiva della particella o suffisso ".it" rispetto al ".com", perché il cuore del segno non può che essere individuato proprio nel nome (in questo caso: "modenaonline"), costitutivo della privativa attorea (in proposito si veda anche Tribunale di Milano ord. 22/7/1997, in Foro it. 1998, I, 923 e in Rivista di diritto industriale, 1998, II, 480).

Ciò premesso, il Tribunale di Modena ha concluso che: <<l’utilizzo di un identico domain name da parte del concorrente va, con tutta probabilità, considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente - anche per i marchi deboli, infatti, l’esatta riproduzione delle parti individualizzanti costituisce illecito rilevante nel senso indicato>>.

Si può concludere questa breve analisi dell’ordinanza, nella parte relativa al fumus, riconoscendo al Tribunale di Modena una particolare sensibilità per le caratteristiche peculiari di Internet laddove, in relazione alla circostanza che il sito della resistente sia ancora inattivo, osserva che <<la semplice "apertura" del sito come sopra denominato costituisce in sé uso illecito dell’altrui marchio>>.

L’ipotesi in esame non si può infatti assimilare <<al caso della mera registrazione del marchio confondibile non accompagnata dall’uso del segno che, per costante giurisprudenza, non dà luogo a contraffazione, per il semplice motivo che, nella fattispecie in esame, v’è il tratto aggiuntivo e qualificante della conoscibilità della registrazione confusoria da parte del pubblico dei "navigatori" di Internet>>.

 

3. Il Tribunale di Modena, pur ritenuta la sussistenza del fumus, ha respinto il ricorso per l’asserito difetto del periculum in mora.

Sotto questo profilo, la peculiarità del caso era costituita dalla assenza di contenuti del sito della convenuta Ascom ("modenaonline.it").

Nel ricorso, la Società ricorrente, Data Service S.r.l., aveva evidenziato che il semplice fatto di non potere utilizzare il domain name "modenaonline.it" pregiudica gravemente i suoi diritti, poiché impediva la piena fruizione delle enormi potenzialità diffusive dei messaggi contenuti in Internet, specie per chi operi nel settore della informatica (come appunto la ricorrente, che svolge l’attività di Internet Access, Services e Application Provider).

Nel ricorso, Data Service S.r.l. osservava altresì che l’utente che si connette a "modenaonline.it" (pensando erroneamente di trovare così il sito della ricorrente) è indotto a ritenere che la Società sia inattiva per inefficienza o addirittura per cessazione della attività. Ciò con evidentissimi danni di immagine e commerciali, poichè è gravissimo che i potenziali clienti di un Internet Provider ritengano che esso non possieda un proprio sito o che il sito non funzioni a dovere o addirittura che il sito stesso sia stato abbandonato.

La ricorrente ha così lamentato, quanto al periculum in mora, un pericolo di sviamento della clientela che, per definizione, determina un danno di difficile accertamento e, quindi, non riparabile nella sua interezza.

Il Tribunale di Modena ha ritenuto insussistenti tali profili di periculum, con un ragionamento piuttosto articolato. Anzitutto ha osservato che l’attuale e documentata inattività del sito della resistente (alla cui apertura corrisponde la scritta "directory listing denied", tipica dei siti privi di contenuti) escluderebbe che, allo stato, la stessa possa sviare l’altrui potenziale clientela sostituendosi alla concorrente nell’offerta dei medesimi servizi attraverso Internet.

Peraltro, secondo il Tribunale di Modena, non sarebbe nemmeno verosimile la perdita, da parte della ricorrente, di potenziali clienti dissuasi nella ricerca del proprio sito dal rinvenimento del sito inattivo della resistente; il contatto della potenziale clientela con il sito della ricorrente potrebbe infatti avvenire o attraverso una ricerca consapevole o attraverso una ricerca casuale.

Nel primo caso (ricerca consapevole) il problema dello sviamento non si porrebbe affatto, poiché il potenziale cliente, per definizione, sa in partenza che la ricorrente ha aperto un sito denominato modenaonline.com e non ha quindi difficoltà a reperirlo.

Nel secondo caso (ricerca casuale), l’ipotesi di partenza sarebbe che il cliente conosca il marchio della ricorrente e sospetti, senza esserne certo, che la stessa abbia aperto un suo sito Internet.

In questo secondo caso, il navigatore potrebbe facilmente rintracciare la ricorrente con l’aiuto di un motore di ricerca oppure, se appena più esperto, potrebbe <<digitare direttamente il DNS immettendo la parte nominativa del marchio, seguita da un punto e da uno dei due unici TLD utilizzabili dalle imprese commerciali italiane, cioè .it. o .com.>>.

Anche in tal caso, secondo il Tribunale di Modena sarebbe <<difficile ipotizzare che l’utente arresti la ricerca dinanzi all’inattività del sito.it essendo per definizione parte del suo patrimonio di conoscenza l’utilizzo alternativo, da parte delle imprese italiane, dei due TLD suddetti, è facile pensare ad un ulteriore tentativo di ricerca con il suffisso residuo, che verrebbe coronato da successo>>. (Sulla capacità di discernimento del consumatore informatico cfr. Cristina Cerasani, Il conflitto tra domain names e marchi d’impresa nella giurisprudenza italiana, in "Il diritto del commercio internazionale", 1999, pag. 651).

Queste articolate considerazioni suscitano invero qualche perplessità.

Anzitutto, non è esatto che le imprese commerciali italiane possano utilizzare due soli TLD, cioè .it. o .com..

In verità, il numero dei domini utilizzabili è ben superiore. Sul punto, è stato precisato (Alessia Ambrosini, La tutela del nome di dominio, Ed. Simone, 2000, pag. 25, nota 6) che i domini tematici attivi sono sette, di cui tre aperti (.com, .net. e .org) e quatto chiusi (.edu, .gov., .int. e .mil). Sono detti tematici, perchè originariamente identificavano la natura dell’attività svolta dall’assegnatario del dominio. Progressivamente, però, il riferimento all’attività svolta dalle "entità" assegnatarie dei domini .com, .net. e .org è andata perdendosi. Per questo, dato che qualunque soggetto (a prescindere dalla nazionalità) può chiederne l’assegnazione, è più corretto parlare di domini internazionali. Ai domini tematici si aggiungono i TLD geografici, che sono 243. Questo tipo di TLD identifica la locale Registration Authority che ha assegnato il dominio. Ad esempio, la Registration Authority italiana assegna e gestisce la registrazione dei domini sotto TLD ".it", quella tedesca, sotto ".de", quella francese, sotto "fr", etc.

Non pare quindi esatto che le imprese commerciali italiane possano utilizzare due soli TLD, cioè .it. o .com., avendo le stesse, in realtà, a disposizione una gamma di TLD ben più vasta.

A mio avviso, l’osservazione più importante è però un’altra, cioè che la ricorrente ha, dichiaratamente, un ambito di attività (e di potenziale clientela) prevalentemente locale (provinciale o al massimo regionale).

Da ciò discende che il semplice fatto di non potere utilizzare (anche) il TLD ".it", che caratterizza proprio le imprese italiane, pregiudica i suoi diritti, poichè impedisce la piena fruizione delle potenzialità diffusive dei messaggi contenuti in Internet, che sono condizionate anche dall’utilizzo del "corretto" TLD, secondo strategie di marketing, di comunicazione, etc..

Sull’importanza del TLD si può nuovamente citare, in via generale ed a puro titolo esemplificativo, il caso esaminato nella già citata ordinanza 29/6/2000 del Tribunale di Firenze.

Anche in quel caso, per quanto viene riferito nel commento alla ordinanza stessa (Mario Barbuto, cit., pag. 49), la Società belga Sabena, già titolare del sito sabena.com, aveva deciso di commercializzare alcuni servizi riservati solo a una clientela italiana e proprio per questo aveva progettato un altro e diverso sito (appunto www.sabena.it). In quel caso, dunque, la scelta del TLD era funzionale ad una ben precisa strategia commerciale.

Del resto, per citare un produttore molto famoso, chi digiti i siti www.ferrari.it e www.ferrari.com noterà la differenza di impostazione del pur medesimo imprenditore (la famosa Ferrari di Maranello) e per lo stesso prodotto (automobili), a seconda del mercato di riferimento.

Ciò conferma, se ve ne fosse la necessità, l’importanza, per l’impresa, della disponibilità dei TLD più significativi.

A mio avviso, qualsiasi limitazione (come quella che deriva, nel caso di specie, dalla preclusione all’utilizzo del TLD .it) della potenzialità di acquisizione di vantaggi attraverso la rete Internet è suscettibile di determinare un danno potenziale ed è proprio la ragionevole impossibilità di una esatta quantificazione di tale danno a concretizzare i presupposti per la concessione della misura cautelare.

Nè pare condivisibile l’affermazione, pure contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Modena qui in esame, secondo cui l’accoglimento dell’istanza sarebbe comunque impedita dall’intrinseca provvisorietà che deve necessariamente caratterizzare i provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c., mentre tale requisito non sussisterebbe nel caso di specie, poichè l’immediata cancellazione del sito registrato della resistente non sarebbe suscettibile di ripristino anche nell’ipotesi di riconoscimento del suo diritto alla registrazione contenuto nella futura sentenza di merito, per effetto della altrui identica registrazione che nel frattempo verrebbe posta in essere.

All’opposto, a me pare che, se il provvedimento richiesto dalla ricorrente fosse stato concesso e la causa di merito fosse poi terminata con il rigetto delle domande della attrice, nessun ostacolo si sarebbe posto alla "restituzione" del dominio alla convenuta, bastando all’uopo un mero ordine alla competente Registration Authority di provvedere in tal senso.

 

4. L’ordinanza del Tribunale di Modena, nella parte dedicata al fumus, conferma, in conclusione, che esistono strumenti di tutela giuridica quando la contesa concerne imprese concorrenti.

Ben diverso è il caso (estraneo alla questione della quale si è occupata l’ordinanza sopra esaminata) in cui un soggetto registri uno o più domain names e poi non faccia alcun uso del sito o lo utilizzi per usi non commerciali, con l’intento di "venderlo" al miglior offerente (cosiddetto cybersquatting).

Allo stato attuale della legislazione, è difficile intravedere un illecito in questo tipo di condotta (cfr., sul punto, Santilli e Marini, Domini: servono nuove regole contro l’accaparramento selvaggio, in Italia Oggi del 18/4/2000).

Appaiono interessanti, in proposito, le considerazioni espresse sempre dal Tribunale di Modena in una diversa ed altrettanto recente ordinanza, datata 28/7/2000 (leggibile in www.andreamonti.net/jus/ormo000728htm).

Con questa ordinanza, il Tribunale di Modena ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Poste Italiane S.p.A. nei confronti di Daniele Malavasi e altri per ottenere l’inibitoria nei confronti di quest’ultimo all’utilizzo dei domain names "bancoposta", "vaglia" e "raccomandata", ritenendo che non si tratti di <<sostantivi specificativi di un servizio o di un prodotto su cui alcun soggetto possa vantare un diritto di privativa esclusiva, in quanto si tratta, piuttosto, di espressioni generiche, di uso ormai corrente, indicative di servizi o prestazioni di per sé privi di capacità individualizzante e distintiva del fornitore di essi... l'art. 18 l. marchi ... vieta di rendere oggetto di marchio d'impresa "i segni distintivi costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di servizi o prodotti o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono". In tal caso, il preteso marchio, risultando privo di capacità distintiva non è, pertanto, tutelabile, in quanto non confondibile>>.

Sino a quando simili casi non saranno disciplinati da un opportuno intervento del legislatore, a coloro che avranno l’intuito di registrare siti appetibili non potrà che essere garantita una rendita parassitaria. (In altri Paesi esistono regole specifiche. Sulle regole di naming in Spagna, cfr. http://es.derecho.org/boe/Marzo_de_ 2000/30_de_Marzo_de_2000/5 ).

A me pare però che potrebbe ipotizzarsi qualche forma di rimedio nel caso in cui un soggetto registri come domain name segni distintivi affermati e conosciuti o comunque segni distintivi di imprese con rilievo anche solo locale.

Su questo tema si veda l’ordinanza 19-22/2/1999 n. 7 del Tribunale di Parma, in Diritto comunitario degli scambi internazionali, 1999, n. 3, pagg. 492 e segg.; in quel caso, i convenuti registrarono il nome di dominio "lauraashley.com", senza attivare alcun sito, nel dichiarato intento di commercializzarlo.

Il Tribunale di Parma, sia in 1° grado che in sede di reclamo, ha accolto il ricorso proposto da Laura Ashley Manufacturing B.V., facendo leva sull’art. 1, lettera c), del r.d. 21/6/1942, n. 929, come sostituito dall'art. 1, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198, ma soprattutto osservando testualmente che: <<l’attività diretta alla sua (del segno distintivo, N.d.R.) commercializzazione costituisce – come già riconosciuto anche dalla giurisprudenza inglese e tedesca (v. High Court, 29 novembre 1997, British Telecommunications ed altri c. One In Amilion; Tribunale di Braunschweig, 5 agosto 1997; Tribunale di Monaco, 7 maggio 1997; Tribunale di Dùsseldorf, 4 aprile 1997) – una forma di ingiustificato approfittamento della notorietà che il marchio Laura Ashley ha acquisito e consente ai suoi utilizzatori di realizzare un indebito vantaggio. Il vantaggio consiste nell’utilità economica che i reclamanti possono trarre dalla cessione del nome di dominio alla resistente o a terzi; il carattere indebito consegue alla consapevolezza dell’esistenza di un potiore diritto altrui, del sicuro ostacolo creato con la registrazione, all’esercizio dello stesso nelle sue molteplici forme, della volontà di trarre da ciò profitto>>.

Le conclusioni del Tribunale di Parma sono condivisibili ma non mi pare che lo sia altrettanto il loro dichiarato fondamento normativo ed in particolare il richiamo all’art. 1, lettera c), del r.d. 21/6/1942, n. 929.

Tale norma parla, infatti, di diritto del titolare del marchio di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato <<per prodotti o servizi non affini>>, mentre nel caso esaminato dal Tribunale di Parma i convenuti non utilizzavano affatto il domain name per prodotti o servizi, bensì l’avevano semplicemente (e dichiaratamente) registrato per cederlo a terzi.

In queste ipotesi, sarebbe interessante studiare se nel nostro ordinamento il fondamento della tutela possa più correttamente rinvenirsi, ad esempio, nell’art. 2043 c.c. oppure nella teoria dell’abuso del diritto.

Il tema fuoriesce però dallo scopo e dai limiti della presente nota.

Avv. Giorgio Fregni
(http://www.fregni.it
)


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